먼저 확인할 것은 상대 권리의 상태입니다. 등록이 유지되고 있는지, 갱신이나 연차료 납부가 되어 있는지, 청구항이나 지정상품의 범위가 실제로 우리 제품에 미치는지를 확인합니다.

회신을 서두르면 불리한 사실을 인정하는 결과가 될 수 있습니다. 검토 중이라는 취지의 회신으로 시간을 확보한 뒤, 권리범위확인심판이나 무효심판을 함께 검토합니다. 제품을 계속 판매할지 여부는 손해액이 커질 위험과 함께 판단합니다.

특허는 청구항에 적힌 구성요소를 모두 갖추었을 때 침해가 인정되는 것이 원칙입니다. 하나라도 빠지면 문언적으로는 침해가 아니지만, 치환된 구성이 실질적으로 같은 작용과 효과를 낸다면 균등한 것으로 평가될 수 있습니다.

따라서 구성요소를 하나하나 대응시켜 비교하는 작업이 필요합니다. 출원 과정에서 특허권자가 스스로 범위를 좁힌 사정이 있으면 그 부분에 대해서는 균등을 주장할 수 없으므로, 출원 경과 서류를 함께 확인합니다.

상표의 유사 여부는 외관과 호칭, 관념을 각각 비교해 전체적으로 판단합니다. 어느 하나라도 유사해 소비자가 출처를 혼동할 우려가 있으면 유사로 볼 수 있습니다.

지정상품이나 서비스가 서로 가까운지도 함께 봅니다. 표장이 비슷해도 상품의 성질과 유통 경로, 수요자층이 다르면 혼동 우려가 낮다고 볼 여지가 있습니다. 실제 사용 형태와 시장에서의 인지도를 보여주는 자료가 판단에 영향을 줍니다.

침해로 인한 손해액은 침해자가 판매한 수량에 권리자의 이익액을 곱하는 방법, 침해자가 얻은 이익을 손해로 보는 방법, 통상적인 실시료 상당액을 청구하는 방법 가운데 사안에 맞는 것을 선택합니다.

자료 확보가 관건입니다. 상대의 판매량과 매출은 문서제출명령이나 사실조회로 확보하며, 온라인 판매라면 플랫폼의 판매 기록을 요청합니다. 산정이 어려운 경우 법원이 상당한 손해액을 정할 수 있으므로 시장 규모와 단가 자료를 함께 준비합니다.